[펌]특허와 실용신안

특허 및 실용신안의 조기권리화 방법에 대해  

eshangel (2003-06-26 11:39 작성) 이의제기
질문은 이중출원으로 가장 빠르게 등록받을 수 있는 방법을 문의하신 것 같은데, 여러 가지 제도에 대한 혼동이 있으신 거 같아, 언급하신 이중출원, 우선심사, 조기공개, 선등록제도 등의 특허법 및 실용신안법 상의 다양한 제도에 대해 간략히 설명드리면서 발명이나 고안에 대해 가장 빠르게 등록받는 방법에 관해 설명드리겠습니다.

<<1. 이중출원제도란?>>

선행의 실용신안등록출원에 기초하여 특허출원을, 그리고 선행의 특허출원에 기초하여 실용신안등록출원을 할 수 있고, 이 두 출원은 상호 공존할 수 있으나, 그 중 하나만 등록받을 수 있는 제도입니다. 즉, 이중출원은 공존하다가 원하는 출원이 등록시점이 되면 하나의 출원이나 등록을 포기하여야 합니다.

1999년 7월 1일 이전 법하에서는 출원변경제도라고 하여 특허, 실용신안 및 의장 상호간에 출원의 형식을 변경하는 제도가 있었는데, 1999년 7월 1일부터 실용신안 선등록제도가 도입되면서 그러한 출원변경제도는 폐지되고 이중출원제도가 도입된 것입니다.

이중출원제도가 도입된 제도적 취지는 다음과 같습니다.
특허와 실용신안 사이의 출원의 교류는 인정하여 종전의 출원변경제도의 틀은 유지하면서도, 권리의 조기, 적기 보호를 위하여 라이프 사이클이 짧은 기술의 경우 실용신안으로 보호받다가 후에 기술의 장기보호 필요가 있는 경우에는 특허로 이중출원하여 장기적으로 보호받을 수 있게 하고(실용신안권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 출원일후 10년까지이고, 특허권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 출원일후 20년까지임), 특허로 출원하였다가 침해품이 생기는 경우 실용신안으로 이중출원하여 조기에 등록받아 대응할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

이중출원을 할 수 있는 대상에서 주의할 점은 특허출원으로부터 실용신안등록출원을 이중출원하는 경우입니다. 특허출원이 방법에 관한 특허청구범위로만 되어 있는 경우에는 실용신안등록출원으로 이중출원을 할 수 없습니다. 실용신안의 대상에 방법은 포함되지 않기 때문이지요. 또한, 물질, 예컨대 농약, 의약, DNA 구조, 미생물, 유리조성물, 시멘트조성물 등은 특허법 보호대상이 되지만 실용신안법상 보호대상은 되지 않으므로, 특허출원이 이들을 대상으로 하고 있다면, 실용신안등록출원으로 이중출원을 할 수 없습니다.

또한 이중출원을 할 수 있는 시기와 범위도 법으로 정해져 있습니다.
특허출원을 한 자는 <특허결정서 등본을 송달받기 전까지> 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 실용신안등록출원(이중출원)을 할 수 있습니다(실용신안법 제17조).
또한, 실용신안등록출원을 한 자는 그 <실용신안등록을 한 날부터 실용신안권의 설정등록후 1년이 되는 날까지> 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 특허출원(이중출원)을 할 수 있습니다(특허법 제53조).

<<2. 실용신안제도(선등록제도)란?>>

원래 실용신안제도는 중소기업이나 개인 발명가의 소발명을 보호, 장려할 목적으로 특허 제도의 보완의 일환으로 도입된 제도입니다. 실용신안의 등록 대상인 고안이란 특허의 등록 대상인 발명과 고도성의 유무에 의해서만 구별되고 있습니다. 따라서, 일명 소발명으로 불릴 만한 기술 내용은 실용신안으로 보호받는 것이 유리하지요.
더구나, 1999년 7월부터 실용신안 선등록제도의 도입으로 권리획득 기간이 빨라진 점이 최대의 장점이라 하겠습니다. 선등록제도 하에서는 실용신안등록출원시 최초 1년분의 등록료를 납부하여야 하는데, 출원후 기초적 요건 심사후 하자가 없으면, 빠르면 3개월 정도 내에 등록이 됩니다. 보정이 필요한 경우에는 5개월 내지 6개월 정도 소요됩니다. 특허출원의 경우 최초의 심사 결과가 나오는 데 걸리는 기간이 최소 2년 정도인 것과 크게 차이가 있죠.

<<3. 우선심사제도란?>>

특허법상의 제도로서, 특허출원에 관한 심사는 심사청구 순위에 의해 심사를 하게 되는데, 일정한 사유의 경우에는 그 심사순위를 앞당겨 우선적으로 심사할 수 있게끔 하는 제도입니다.

우선심사를 청구할 수 있는 요건은 법으로 정해져 있습니다.
특허법 61조에는 [1. 출원공개후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 2. 대통령령(특허법 시행령을 말함)이 정하는 특허출원으로서 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우]로 우선심사의 대상을 법으로 정하고 있습니다.

따라서, 모든 출원에 대해 우선심사를 청구할 수 있는 것이 아니라, 위와 같은 요건에 해당되어야 하고 여러 가지 증빙자료를 제출하여야 우선심사를 받을 수 있는 것입니다.

<<4. 조기공개제도란?>>

출원공개제도는 원래 심사청구제도와 함께 도입된 제도로서 특허출원후 일정기간이 경과되었을 때에는 특허출원의 심사 유무에 관계 없이 출원내용을 공개함으로써 제3자의 중복투자, 중복연구 등의 예방을 도모하기 위한 제도입니다. 출원인 입장에서는 자신의 출원이 공개되면 자신의 발명을 실시하는 자가 있으면 자신의 발명이 특허출원된 발명임을 서면으로 경고하고 보상금 지급 청구를 할 수 있게 됩니다. 또한 제3자는 특허출원된 발명이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 제공하여 특허출원이 거절되게 심사에 영향을 미칠 수 있게 됩니다.

그러한 출원공개제도는 특허출원일(우선권주장이 있는 경우는 우선일)부터 1년 6월이 경과한 때에 특허출원을 공개하는 제도인데, 1995년 개정법부터는 출원인의 신청에 의해 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원내용을 조기에 공개하는 제도가 도입되었는데, 이것이 조기공개제도입니다.

조기공개의 의의는 특허 등록을 빨리 받기 위한 것과는 무관하며, 출원인의 특허출원한 발명을 제3자가 실시하고 있다든지 하는 경우에 위에 언급한 바와 같이 그 제3자에게 경고할 기회를 신속히 제공하여 특허출원인을 보호하기 위한 제도라고 할 수 있습니다.

<<5. 결론>>

이상 설명드린 바와 같이, 출원하고자 하는 기술 내용이 실용신안의 대상이 되는 경우이고 신속히 권리를 받고자 하는 경우라면 일단 실용신안등록출원을 하여 조기에 등록을 받은 다음, 장기 보호할 필요성이 있으면 법정 기간 내에 특허출원으로 이중출원하여 보호받는 것이 바람직하겠습니다.

한편, 먼저 특허출원을 한 경우에는 출원과 동시에 심사청구를 하고(특허출원은 이 경우에도 심사결과가 나오기까지 약 2년 정도가 걸립니다), 제3자의 침해가 우려될 경우에는 조기공개를 신청하고 또한 우선심사의 대상이 되는 경우라면 우선심사를 신청하여 조속한 심사결과를 받는 것이 바람직하겠습니다.

다소 긴 내용이지만, 지적재산권 분야는 원래가 일반인에게는 생소하고 오해가 많은 분야라서 다소 상세하게 설명드렸습니다.

도움이 되셨기를 바랍니다.
내용출처 : 직접 작성

답변들
실용선등록보다 우선심사를 이용하는 것이 신속한 권리화에 좋습니다.

ipbae (2003-06-26 22:05 작성) 이의제기
현재 우리나라에 있어서 일반적인 특허심사기간이 약2년인 까닭에 많은 출원인, 발명자들이 조기 권리실현에 상당한 관심을 가지고 계십니다.

이와 같이 자기의 발명이나 고안을 조기에 권리화하는 방법은 크게 처음부터 실용으로 출원하거나, 특허로 출원하되 우선심사를 신청하는 두 가지 방법으로 나눌 수 있습니다.

일반적으로 알려져 있기는 실용신안은 선등록제도를 시행하여 조기(출원후 약3-5개월)에 권리화가 가능하고 이중출원제도를 이용하면 후에 특허로써 등록을 받을 수 있기에 매우 유용하다고 인식되고 있습니다만, 전문가적인 입장에서 볼 때, 실용신안 선등록제도를 이용하시라고 추천하고 싶지 않습니다.

실용신안제도를 좀더 깊이 들여다보면 이러한 이유들을 알 수 있죠.

우선, 선등록에 의한 권리는 '힘'이 없는 권리입니다. 특허청 심사관에 의한 기술평가를 거치지 않는 한 전혀 권리행사를 할 수 없고, 따라서 다른 사람에게 손해배상을 청구할 수도, 다른 사람의 침해를 금지할 수도 없습니다. '돈' 안되고 '힘'도 없는 권리가 빨리 나온다고 무슨 소용이 있겠습니까? 또 이와 같이 실용신안 선등록에 의한 권리가 허수아비라는 사실은 이미 아는 사람은 다 알고 있기에 제도시행 초기와 달리 어디 가서 '헹세'를 해볼 수도 없지요(선등록 시행 초기에는 대부분의 사람들이 이 사실을 몰라 선등록만 달랑 받고서도 권리가 있는 양 '큰소리'를 치기도 했었죠.)

여기까지 이야기를 하면 좀 아시는 분들은 '기술평가까지 해도 특허보단 빨리 나온다!'하고 말씀들을 하십니다. 맞는 이야기일 수도 있죠. 그런데 중요한 차이가 있습니다. 기술평가보다 특허가 제대로 된 권리를 받기가 쉽습니다. 왜냐구요?
실무적으로 보면 특허든 기술평가든 대부분의 출원들은 크고 작은 법적 흠결이 있어 심사관에 의하여 지적을 받게 되고(이런 흠결사항이 있으면 심사관은 '의견제출통지서'라는 것을 보냅니다.), 그러면 출원인은 명세서 등을 잘 고쳐와서 (이와 같이 명세서 등을 고쳐오는 것을 특허에서는 '보정', 기술평가에서는 '정정'이라 합니다.) 심사관이 보낸 거절이유들을 해소하고 등록을 받도록 해야 합니다. 그런데, 이때 특허의 경우 명세서의 내용을 변경할 수 있는 범위가 기술평가에 있어서 명세서의 내용을 변경할 수 있는 범위보다 훨씬(정말 '훨씬 더') 넓습니다. 즉, 똑같은 내용으로 지적을 받더라도 특허의 경우가 훨씬 자유롭게 명세서를 수정, 변경을 할 수 있습니다. 당연히 심사관의 지적을 피해가기가 쉽고 권리화 가능성도 높죠.(이와 같은 차이는 나름대로 이론적 배경이 있지만 너무 어렵고 길어질 것 같아 생략합니다.)

또 많이 알고 계시다시피 실용으로 출원할 수 있는 대상은 물품의 형상, 구조, 조합으로 한정되어 '방법'과 같은 경우에는 권리를 받으실 수 없습니다.

이와 같은 여러가지 이유로 실용신안 선등록제도 및 기술평가제도는 피상적으로 알고 접근했다가는 '불의의 일격'을 받을 수도 있습니다.(애써 받은 권리가 나중에 알고보니 껍데기뿐이라든가, 특허로 냈으면 등록될 수 있었는데 기술평가라서 권리를 잃게 된다면 얼마나 황당하겠습니까)
물론 이중출원을 하면 실용이나 기술평가에서 실패한다고 해도 특허에서 한번의 기회가 더 있기는 하겠지만 어차피 유용성이나 권리실현가능성이 특허쪽에 있다면 실용으로 출원할 실익이 많지 않다고 봐야겠죠.

반면 우선심사제도는 조기권리화가 절실히 필요한 경우에 있어서 매우 유용한 제도입니다.
많은 사람들이 우선심사는 제3자의 침해사실이 있는 경우와 같이 매우 특수한 경우에만 가능하다고 알고 있지만 생각보다 우선심사를 받는 것이 어렵지는 않습니다. 우선심사의 대상이 되는 범위(or 종류)가 그동안 계속 확대되어 왔고, 실제 심사관들이 우선심사여부를 결정함에 있어서도 기준을 비교적 관대하게 적용하고 있습니다. 사실은 전문적인 지식과 비용을 좀 들인다면(최대 몇백정도) 누구든지 우선심사를 받으실 수 있습니다.(우선심사를 받기 위한 구체적인 방법들은 종류도 많고 내용도 너무 길어져서 생략합니다.)

또 규정상으로 볼 때, 실용선등록은 심사관이 심사에 착수하기까지 3개월이상 걸리지만, 우선심사는 우선심사여부의 결정까지 15일, 그로부터 실제로 우선심사를 하기까지 2개월이어서 이론적으로는 오히려 선등록보다 2주가량 더 빠를 수도 있습니다(실무적으로 서류이관 절차등이 차이가 있어서 약간 다를 수 있습니다.)

이와 같이 조속한 권리화가 관건이라면 실질적인 권리를 빠르고 좀 더 용이하게 획득할 수 있는 우선심사제도를 이용하시는 것이 좋지만 비용이 좀 더 들 수 있다는 단점이 있으니 본인의 목적에 맞게 활용하시기 바랍니다.


내용이 좀 어려웠지만 도움이 되시길 바랍니다.